Мадридская система международной регистрации товарных знаков

Мадридская система международной регистрации товарных знаков

Действие правовой охраны товарного знака ограничено территорией той страны, в которой он зарегистрирован. Поэтому, если ваша компания развивает свой бизнес не только на территории России, но и за рубежом, то у вас возможно возникнет потребность зарегистрировать свой товарный знак во всех интересующих вас странах, на рынки которых вы планируете экспортировать свою продукцию или предоставлять услуги.

Можно подать заявку на регистрацию товарного знака непосредственно в патентное ведомство каждой из интересующих вас стран, однако это потребует немалых материальных затрат, так как для подачи такой заявки необходимы не только ее перевод, но и оплата услуг зарегистрированных в этих странах патентных поверенных. Значительно упростить и ускорить процесс получения охраны товарного знака (торговой марки) в зарубежных странах можно воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарного знака.

Мадридская система функционирует в соответствии с Мадридским соглашением (1891 г.) и протоколом (1989 г.). Административное управление этой системой осуществляет World Intellectual Property Organization (WIPO) - Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенное в Женеве, Швейцария. Эта система позволяет получить международную охрану товарного знака одновременно в нескольких странах-участницах Мадридского соглашения и Протокола к нему, вместе образующих Мадридский Союз, членом которого является Российская Федерация. В настоящее время у российских заявителей существует возможность обеспечить охрану товарного знака путем подачи одной заявки более чем в 100 странах (Перечень стран участниц Мадридского соглашения и Протокола).

Какими нормативными актами регулируется Мадридская система?

Мадридское соглашение и Протокол являются неразрывно связанными между собой договорами, целью которых является предоставить заявителям возможность экономичного и удобного механизма регистрации товарных знаков во всех странах присоединившихся к этим договорам. Первоначально для подачи международной заявки в странах участниках соглашения заявителям необходимо было сначала зарегистрировать знак на территории своей страны, а в странах, присоединившихся к Протоколу, возможно было получить международную охрану на основе национальной заявки. Однако с 31 октября 2015 года все члены Мадридского союза ратифицировали Протокол и сделали его единственным договором, регулирующим международные регистрации в рамках Мадридской системы.

Согласно статьи 2 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, государства присоединившиеся к Мадридскому Союзу договорились о том, что резидент любой страны - члена союза может подать заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на регистрацию своего знака на территории любой страны, входящей в союз, если этот знак уже был зарегистрирован или заявлен на регистрацию в его национальном патентном ведомстве.

Преимущества и недостатки Мадридской Системы

Воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарных знаков вы получаете следующие преимущества.

  • Отсутствие необходимости подавать несколько заявок на один и тот же товарный знак в несколько выбранных стран, так как по условию этой системы оформляется одна заявка, с указанием стран, в которых испрашивается охрана, а значит отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных и переводчиков на этапе подачи заявки.
  • Оплачивается одна пошлина за подачу международной заявки.
  • Существенная экономия средств по сравнению со стоимостью национальных регистраций в каждой отдельной стране при подаче заявки в три и более стран.
  • Возможность последующего территориального расширения охраны товарного знака. Владелец международной регистрации может расширить перечень стран, не включенных в международную заявку изначально, путем подачи в Международное бюро ВОИС заявления о территориальном расширении действия знака.
  • Система предоставляет возможность управления международной регистрацией при изменении правового статуса, изменения имени и/или адреса владельца путем подачи в Международное бюро ВОИС одного ходатайства и оплаты одной пошлины без посредничества патентных поверенных в указанных странах.

При всех своих достоинствах система обладает и рядом недостатков:

1. Зависимость международной регистрации от национальной

Согласно статьи 6.3 Протокола к Мадридскому Соглашению, в течение 5 лет международная регистрация зависит от базовой, регистрации или заявки. В случае если базовая регистрация товарного знака в России будет досрочно прекращена или признана недействительной, а в отношении базовой заявки будет вынесено решение об отказе в регистрации, действие международной регистрации прекращается. Только по истечении пятилетнего периода, с даты подачи международной заявки, регистрация становится независимой от национальной. В этом случае прекращение охраны в стране происхождения уже не может затрагивать охрану, возникшую в результате международной регистрации, в других странах-участницах Мадридского Союза.

2. Необходимость в услугах иностранных патентных поверенных отпадает не полностью

На этапе подачи заявки не нужны услуги иностранных патентных поверенных, но в случае вынесения уведомлений о предварительных отказах в регистрации марки, для их преодоления придется воспользоваться услугами патентного поверенного той страны, из ведомства которой это уведомление было отправлено.

Кроме того, в некоторых странах существуют требования предоставления деклараций о фактическом использованиии товарного знака или о намерении его использовать. Для подачи деклараций также потребуется оплата услуг иностранных специалистов по интеллектуальной собственности.

Требования к заявке

Мадридская система основывается на требовании наличия базовой национальной регистрации товарного знака или базовой заявки на регистрацию. Это требование называют требованием о базовом знаке. Таким образом, международная регистрация по процедуре Мадридского соглашения и Протокола возможна только в случае если товарный знак уже зарегистрирован или заявлен на регистрацию на территории в РФ, то есть на основе базовой регистрации или на основе поданной базовой заявки.

Как происходит регистрация знака по Мадридской Системе?

В соответствии с Протоколом международная заявка должна быть представлена на бланке MM2 в национальное патентное ведомство заявителя (для российских заявителей таким ведомством является Роспатент).

Национальное патентное ведомство проверяет поступившую международную заявку на предмет ее соответствия информации, указанной в базовой регистрации или базовой заявке и удостоверяют, что сведения о заявителе и перечень товаров соответствуют указанными в национальной.

Далее Роспатент пересылает заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которое проверяет заявку на соотвествие требованиям, предъявляемым к заявке, регистрирует поступившую заявку в Международном реестре и публикует в Бюллетене ВОИС по международным знакам (WIPO Gazette of International Marks).

Международное бюро направляет заявку в национальное патентное ведомство каждой страны, в отношении которой испрашивается охрана знака. Каждое национальное ведомство проводит экспертизу полученной заявки в соответствии с действующим в них законодательством о товарных знаках.

В случае если национальные ведомства указанных стран не находят оснований для отказа в предоставлении охраны обозначению, они направляют в ВОИС заявление о предоставлении охраны и соответствующая запись вносится в Международный реестр. Это означает, что знак зарегистрирован и ему предоставлена охрана.

Если по результатам экспертизы национальные патентные ведомства выносят решения о предварительном (полном или частичном) отказе в предоставлении охраны обозначению, они направляют в МБ ВОИС уведомления, в котором приводятся мотивы отказа и указываются сроки для предоставления ответа, которые пересылаются заявителю.

Размеры пошлин, подлежащих оплате Международному Бюро ВОИС

Заявка на международную регистрацию сопровождается уплатой следующих пошлин, которые платятся непосредственно в Международному бюро ВОИС и Федеральный институт промышленной собственности.

Платежи Международному бюро ВОИС производятся в швейцарских франках (CHF). Курс швейцарского франка:

Пошлина Сумма Для товарного знака в черно-белого исполнении: 653 CHF Для товарного знака в цветном исполнении: 903 CHF Дополнительная пошлина за каждый класс товаров и/или услуг свыше трех: 100 CHF За каждую страну, в которой испрашивается регистрация: 100 CHF Кроме вышеуказанных пошлин существуют индивидуальные пошлины, которые установили некоторые страны Мадридского Протокола За и пересылку регистрационного экземпляра заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 4900 ₽ и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3 Для более детального расчета размеров сборов можно воспользоваться онлайновым сервисом Калькулятор пошлин:

Рассмотрение международных заявок в странах Мадридского союза

Обычно срок рассмотрения заявок (получения уведомлений об отказе в регистрации) в государствах Мадридского Союза составляет один год. Однако согласно заявлениям, сделанными некоторыми участниками этот срок может составлять 18 месяцев и более в случае возражения против регистрации товарного знака третьеми лицами.

Таблица сроков страна код сроки рассмотрения международных заявок в месяцах уведомление об отказе на основании возражения по истечении 18-месячного срока 1. Афганистан AF 12 – 2. Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) 18 возможно 3. Албания AL 12 – 4. Алжир DZ 18 возможно 5. Антигуа и Барбуда AG 18 возможно 6. Армения AM 12 – 7. Австралия AU 18 возможно 8. Австрия AT 12 – 9. Азербайджан AZ 12 – 10. Бахрейн BH 18 – 11. Беларусь BY 12 – 12. Бельгия BX 12 – 13. Бутан BT 12 – 14. Босния и Герцеговина BA 12 – 15. Ботсвана BW 12 – 16. Бразилия BR 18 возможно 17. Бруней-Даруссалам BN 18 возможно 18. Болгария BG 12 – 19. Камбоджа KH 18 возможно 20. Канада CA 18 возможно 21. Китай CN 12 – 22. Колумбия CO 18 возможно 23. Хорватия HR 12 – 24. Куба CU 12 – 25. Кипр CY 12 – 26. Республика Чехия CZ 12 – 27. Корейская Народно-Демократическая Республика KP 12 –- 28. Дания DK 18 возможно 29. Египет EG 12 – 30. Эстония EE 18 возможно 31. Эсватини (Свазиленд) 12 – 32. Европейский Союз EM 18 – 33. Финляндия FI 18 возможно 34. Франция FR 12 – 35. Гамбия GM 18 возможно 36. Грузия GE 18 – 37. Германия DE 12 – 38. Гана GH 18 возможно 39. Греция GR 18 возможно 40. Венгрия HU 12 – 41. Исландия IS 18 – 42. Индия IN 18 возможно 43. Индонезия ID 18 – 44. Исламская Республика Иран IR 18 возможно 45. Ирландия IE 18 возможно 46. Израиль IL 18 – 47. Италия IT 12 – 48. Япония JP 18 – 49. Казахстан KZ 12 – 50. Кения KE 12 – 51. Киргизстан KG 12 – 52. Лаосская Народно-Демократическая Республика LA 18 – 53. Латвия LV 12 – 54. Лесото LS 12 – 55. Либерия LR 12 – 56. Лихтенштейн LI 12 – 57. Литва LT 18 возможно 58. Люксембург BX 12 – 59. Мадагаскар MG 18 – 60. Малави MW 18 возможно 61. Малайзия MY 18 возможно 62. Мексика MX 18 – 63. Монако MC 12 – 64. Монголия MN 12 – 65. Черногория ME 12 – 66. Марокко MA 12 – 67. Мозамбик MZ 12 – 68. Намибия NA 12 – 69. Нидерланды BX 12 – 70. Новая Зеландия NZ 18 возможно 71. Северная Македония MK 12 – 72. Норвегия NO 18 возможно 73. Оман OM 18 – 74. Пакистан PK 18 возможно 75. Филиппины PH 18 возможно 76. Польша PL 18 – 77. Португалия PT 12 – 78. Республика Корея KR 18 возможно 79. Молдова MD 12 – 80. Румыния RO 12 – 81. Российская Федерация RU 12 – 82. Руанда RW 12 – 83. Самоа WS 18 возможно 84. Сан-Марино SM 18 – 85. Сан-Томе и Принсипи ST 12 – 86. Сербия RS 12 – 87. Сьерра-Леоне SL 12 – 88. Сингапур SG 18 возможно 89. Словакия SK 12 – 90. Словения SI 12 – 91. Испания ES 12 – 92. Судан SD 12 – 93. Швеция SE 18 возможно 94. Швейцария CH 12 – 95. Сирийская Арабская Республика SY 18 возможно 96. Таджикистан TJ 18 – 97. Таиланд TH 18 возможно 98. Тринидад и Тобаго TT 12 – 99. Тунис TN 18 возможно 100. Турция TR 18 возможно 101. Туркменистан TM 18 – 102. Украина UA 12 – 103. Соединенное Королевство Великобритания GB 18 возможно 104. Соединенные Штаты Америки US 18 возможно 105. Узбекистан UZ 18 – 106. Вьетнам VN 12 – 107. Замбия ZM 12 – 108. Зимбабве ZW 18 возможно 109 Объединенные Арабские Эмираты нет информации нет информации 110 Ямайка JM нет информации нет информации

Управление знаком после регистрации

Срок действия международной регистрации

Международная регистрация товарного знака производится на 10 лет с возможностью продления во всех или в некоторых указанных странах.

Как происходит продление?

За шесть месяцев до истечения срока действия охраны Международное бюро направляет владельцу знака официальное уведомление с указанием точной даты прекращения действия охраны. Продлить действие международной регистрации торговой марки на последующие десять лет можно в Международном бюро ВОИС заполнив бланк заявления и уплатив пошлину за продление ее действия. Подать заявления о продлении нужно в течении трех месяцев до даты окончания каждого 10-летнего периода действия знака.

Территориальное расширение действия

Процедура расширения (последующего указания) позволяет добавить в действующую международную регистрацию новые страны, на рынках которых вы собираетесь продвигать свою продукцию или предоставлять услуги путем подачи одного заявления.

Внесение изменений

При изменении имени, адреса и контактных данных владельца регистрации, а также его правового статуса, зафиксированных в Международном реестре предусмотрена возможность внесения изменения в международную регистрацию посредством подачи одного ходатайства. Для внесения изменений владелец направляет в Международное бюро соответствующий бланк заявления, которое регистрирует измененные данные в Международном реестре и и публикует в Бюллетене ВОИС по международным знакам.

Вам также будет интересно:

Комплекс услуг по проверке, оформлению документов и ведению делопроизводства по международным заявкам по Мадридской системе.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎